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当“商标”被申请“外观设计专利”,是否构成侵权?
来源:本站     日期:2020-10-16

“商标权”和“外观设计专利权”都是重要的知识产权,分别受《商标法》和《专利法》的保护。可当“商标权”和“外观设计专利权”相冲突时,如何判定是否构成侵权?


一、“商标权”和“外观设计专利权”的定义

“商标权”是指商标所有人对其商标所享有的独占的、排他的权利。它是经商标所有人申请、经国家商标局确认的专有权利;是用以区别商品和服务不同来源的商业性标志,由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合、声音或者上述要素的组合构成。


“外观设计专利权”是指对产品的形状、图案或其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。《专利法》第二条中规定:“外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。


二、“商标权”和“外观设计专利权”相冲突的常见情形及结合实际案例分析


情形一:已注册的商标,被将该商标中相同的图形或是图形和文字组合在商品包装、装潢上一并申请了外观设计专利。


案例一:1986年1月15日,路易威登马利蒂在28类“玩具; 跳棋; 十五子棋游戏; 高尔夫球专用手套”商品上申请注册了第241025号“LV”商标,标样为“”。


2003年11月13日,郭碧英向国家知识产权局申请了名称为“麻将(23)”的外观设计专利,专利号为200330116816.3,该专利公告包含主视图、左视图、右视图、俯视图和立体图,其中,立体图为“”。


路易威登马利蒂认为郭碧英申请的200330116816.3号专利的行为侵犯了第241025号“LV”商标专用权,向法院提起了民事诉讼。最终法院认为:第200330116816.3号专利的产品“麻将(23)”与第241025号“LV”商标核定使用在“跳棋”等商品上属于类似商品,二者“LV”文字基本相同,相关公众会将专利产品误认为是路易威登马利蒂公司商品,从而对第241025号“LV”商标专用权造成损害,其行为属于《商标法》第五十二条第(五)项规定的“其他侵犯注册商标专用权的行为”。因此郭碧英不得实施名称为“麻将(23)”的专利。


郭碧英不服原审判决提出上诉,最终北京市高级人民法院经审理认为:侵犯商标专用权的行为通常是指非法使用他人商标的行为,而商标使用主要是指该商标与特定商品的组合并面向消费者的使用。将与他人商标相同或相似的标志申请外观设计专利的行为不属于面向市场消费者的非法使用商标的行为,该专利申请的行为不属于侵犯注册商标专用权的行为。但原判认定的误认而造成商标专用权的损害成立。故上诉理由成立,但缺乏事实及法律依据,予以驳回诉求,维持原判。


情形二:商标直接为立体商标,而该立体商标标样直接申请了外观设计专利

案情二:瑞福可制造有限公司于2005年4月18日申请注册了第4607169号“”商标(立体图形商标),核定商品项为“阀(机器零件); 水泵; 真空泵(机器); 过滤器(机器及引擎的部件)”。


广州市博易制冷设备有限公司、上海博尔康真空电子有限公司经授权取得涉案真空泵外观设计专利,以及“BoErKang”、“博尔康”商标。涉案两款外观专利最早申请日为2004年7月23和2005年4月25日,曾因未缴纳年费于2007年7月23日和2008年4月25日终止,后于2010年1月11日再次申请并获准相似外观设计专利。


瑞福可制造有限公司认为上述两家公司申请的专利侵犯了第4607169号“”商标专用权,提起诉讼。最终法院认为:首先,虽被告两家公司外观专利最早在先,但因为缴费已进入公有领域;其次,原告并未举证证明第4607169号“”商标投入市场使用,起到显著的识别商品来源的作用;最后,外观专利的使用是作为真空泵外壳的功能性使用,而非区别商品来源的使用,且产品显著位置标注有“BOERKANG”、“博尔康”商标。因此,被告在原外观设计范围内合理使用涉案真空泵外观,主观上没有恶意,不构成对原告立体注册商标专用权的侵害,据此判决驳回原告的诉讼请求。原告不服一审判决提起上诉,广州市中级人民法院终审维持原判。


从上两个案例可以确定两个观点:

根据《商标法》第五十七条:有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;(四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;(五)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;(六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。


第一,侵犯商标专用权的行为通常是指非法使用他人商标的行为,而商标使用主要是指该商标与特定商品的组合投入市场,并面向消费者的使用。而将与他人商标相同或相似的标志申请外观设计专利的行为仅是对产品的形状、图案等进行富有美感的设计而进行保护,不属于面向市场消费者的非法使用商标的行为,该申请行为本身不属于侵犯注册商标专用权的行为。


第二,是否造成在先商标权的损害,要以实际使用中是否会造成混淆误认为核心,若专利对应的产品和在先商标核定的商品相同或类似,而专利的显著识别部分和商标相同或近似度较高,若在先商标已投入使用并具有一定知名度,专利对应产品投入使用,很大程度会造成相关公众的混淆误认,从而对在先商标权造成损害。


三、 当“商标权”和“外观设计专利权”相冲突时,是否构成侵权?

(一)相关法律依据

《国家工商行政管理局关于处理商标专用权与外观设计专利权权利冲突问题的意见》中指出:应遵守《民法通则》中的诚实信用原则,不得侵害他人的在先权利。对于以外观设计专利权对抗他人商标专用权的,若该商标的初步审定公告日期先于该外观设计申请日期,在该外观设计专利被撤销或者宣布无效之前,工商行政管理机关可以依照《商标法》,及时对商标侵权案件进行处理。


《商标法》第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。


《商标法》第五十七条:有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。


《专利法》第二十三条 授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。 


(二)关于是否构成侵权,个人认为:

第一,根据《商标法》第五十七条侵犯注册商标专用权的行为来看,单纯的外观设计专利申请行为不属于商标使用行为,就性质而言,本身并不构成侵害商标权的行为。但是是否构成侵权,不能仅考虑申请的行为,应结合申请的主要目的,以及该专利实施后的效果等因素予以判定。


第二,若该在先商标核定使用的商品与外观设计专利产品不属于相同或类似商品,且在先商标也未达到驰名商标的程度,则此种专利申请并未进入到在先商标权的保护范围,申请外观设计专利的行为不构成侵害在先商标权。


第三,若该在先商标核定使用的商品与外观设计专利产品属于相同或类似商品,则可以考虑该专利中的“文字或图形或是文字图形组合”是否属于商标意义上的使用,若并不具有区分商品来源的使用,例如上述情形二中的案例,外观专利实际使用中产品显著位置标注有“BOERKANG”、“博尔康”商标,故外观专利仅起到功能性使用,而并非商标来源使用,故这种情况就不会对在先商标专用权造成侵害。


第四,若该在先商标核定使用的商品与外观设计专利产品属于相同或类似商品,又构成商标意义上的使用。则若应许商品上的相同或者近似标志存在不同的知识产权权利,虽权利不同,但二者必定存在权利冲突,此时,《国家工商行政管理局关于处理商标专用权与外观设计专利权权利冲突问题的意见》、《商标法》第三十二条以及《专利法》第二十三条对“在先权利”进行保护。


综上所述,虽不能直接认为外观设计专利申请本身侵害商标权,但这些权利的取得,应当遵守《民法通则》中的诚实信用原则,不得侵害他人的在先权利。从避免权利冲突的角度出发,在在先商标权确定在先使用又具有一定知名度的情况下,对将该在先商标相同或近似的标志在同一种或者类似商品上作为产品外观设计申请专利的在后专利权人认定侵犯商标权而不得实施其专利是适当合法的。


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